Хотелось бы определить дальнейшие действия исходя из правовой экспертизы отказа в регистрации товарного

  Юрий Колковский | Юрист

Хотелось бы определить дальнейшие действия исходя из правовой экспертизы отказа в регистрации товарного знака — стоит ли предпринимать какие либо действия по оспариванию отказа, либо все-таки зарегистрировать другое наименование

Анастасия

Здравствуйте. Ну для того, чтобы провести правовую экспертизу необходимо проанализировать указанный отказ в регистрации, выявить основания и проверить с правовой точки зрения, есть ли какие-то основания для его оспаривания.

Согласно п.10 ст. 1483 ГК РФ

10. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются
охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

 Полагаю, что есть смысл выбрать юриста и обратиться к нему в чат за персональной консультацией в целях проведения правового анализа. Вопрос можно отозвать.

Если Вы хотите в открытом режиме проводить анализ, надо приложить к вопросу сам отказ.

  Дмитрий Савин | Юрист

Добрый день!

Согласно ст.1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака   могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения… В период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 ГК РФ.
На данном этапе Вам целесообразно рассмотреть возможность подачи возражений.
При отказе со стороны   Роспатента  по результатам рассмотрения возражений,  принимать решение об обращении  в суд заявлением о признании недействительным решения Роспатента.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.
Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств  по своему внутреннему убеждению.
Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

 На основании пункта 42 Правил   составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных  приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482   словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Анастасия, безусловно однозначно сказать  о правильных/неправильных выводах сделанных Роспатентом  будет очень сложно. Перспективы судебного  обжалования в таких делах не очевидны, срок примерно 1-1,5 года (несколько инстанций).  

  Игорь Юрлов | Юрист

Здравствуйте, Анастасия!

Соглашусь с коллегами, но тут вот что надо учитывать следующее.

1. Есть международный договор, участником которого являются многие страны мира. в том числе и Россия — Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. И в ней закреплён общий принцип: знаки, зарегистрированные в разных странах, независимы:

Статья 6

[Знаки: условия регистрации; независимость охраны
одного и того же знака в различных странах]
(3) Знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.

2. Но есть одно НО: если знак имеет международную регистрацию, то правовая охрана такому знаку предоставляется во всех других государствах-участниках Конвенции.

И вот в таком случае, при попытке другого лица зарегистрировать сходный ТЗ в отношении того же класса товаров (услуг) и будет отказ, со ссылкой на пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ:

6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

Хотелось бы определить дальнейшие действия исходя из правовой экспертизы отказа в регистрации товарного знака — стоит ли предпринимать какие либо действия по оспариванию отказа, либо все-таки зарегистрировать другое наименование

Анастасия

Для этого надо понять, по какому именно основанию вам отказали в регистрации. Нужно почитать сам отказ. Прикрепите его пожалуйста к вопросу.